Cьогодні існує прогалина в законодавстві щодо визначення поняття «вичерпання прав на торговельну марку». Відповідні положення по-різному регулюються в Україні та сусідніх державах. Який же підхід має бути в нас?

Три підходи до захисту

Принцип вичерпання прав, або, як його ще називають «принцип першого продажу», закріплений в абз.2 п.6 ст.16 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Згідно з ним виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний обіг власником свідоцтва чи за його згодою. За умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану останнього після введення його в цивільний обіг. Таким чином, наступний перепродаж товару вже не потребує дозволу власника ТМ та не може бути ним обмежений або заборонений.

Вичерпання виключного права може бути обмежене територією однієї або кількох країн. У цьому випадку мова може йти про національний, регіональний та міжнародний режими вичерпання прав.

Перший передбачає, що власник прав після введення товару із цією маркою в цивільний обіг не має в подальшому можливості перешкоджати його наступному перепродажу на території лише певної держави (виключаючи, зокрема, випадки експорту/імпорту) та тільки в разі, якщо первинне введення такого товару на ринок здійснено на території цієї держави.

Законодавство деяких країн передбачає в тому числі вичерпання виключних прав на ТМ на території певного кола країн, пов’язаних регіональною угодою (наприклад Європейського Союзу). При цьому введенням у цивільний обіг уважатиметься продаж товару на території будь-якої із цих країн. Це так зване регіональне вичерпання прав.

При міжнародному вичерпанні прав власник ТМ після введення товару в цивільний обіг у будь-якій країні не має можливості перешкоджати наступному продажу цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються.

Невизначений режим

Зміст норми абз.2 п.6 ст.16 згаданого закону не дозволяє визначити, який режим усе ж таки встановлений в Україні. Для порівняння: у законі «Про авторське право і суміжні права» чітко закріплений національний режим вичерпання прав на об’єкт авторського права. Так, згідно із ч.7 ст.15 цього акта, «якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином уведені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення в обіг шляхом продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди».

Водночас із такими об’єктами, як ТМ, промислові зразки, винаходи, корисні моделі ситуація неоднозначна. Закони «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», «Про

охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» не містять прямої вказівки щодо того, де саме товари повинні бути введені в цивільний обіг для цілей застосування принципу вичерпання прав. Така неоднозначність призводить до неоднакового застосування цієї норми на практиці.

На початку вересня поточного року Верховна Рада відхилила проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності» (№5699). Пропонувалося закріпити на законодавчому рівні принцип міжнародного вичерпання прав. І це було б значним кроком уперед на шляху до гармонізації законодавства України із законодавством Євросоюзу, приведення вітчизняного права у відповідність до вимог угоди про асоціацію з ЄС та угоди TRIPS. На жаль, у результаті відхилення проекту неоднозначність трактування абз.3 ч.6 ст.16 закону залишилася.

У листопаді 2016 року в парламенті зареєстровано проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення публічності і недопущення зловживань в сфері реєстрації та обігу знаків для товарів і послуг, а також захисту та створення умов для реалізації прав їх власників» (№5419). У цьому документі міститься пропозиція закріпити принцип національного вичерпання прав на знаки для товарів і послуг.

Проблема вибору

Прихильники наявності в Україні національного вичерпання відштовхуються від територіального принципу чинності цих прав на ТМ, вважаючи, що саме цей режим є боротьбою з контрабандою та нелегальним бізнесом. Позиція прихильників міжнародного вичерпання прав зводиться до того, що вони розглядають світ як відкритий ринок, де введення товару в одній з країн мало б означати вичерпання прав на торговельну марку також і в інших.

Суперечливість пов’язана з тим, що встановлення, наприклад, міжнародного режиму призведе до узаконення «паралельного імпорту», а національного — до монополізації ринку іноземними виробниками та їх ексклюзивними дистриб’юторами.

Таким чином, установлюючи на законодавчому рівні один із принципів вичерпання прав на ТМ, слід ретельно зважити як позитивні, так і негативні сторони. Проте з упевненістю можна сказати, що лише міжнародний режим вичерпання прав спроможний забезпечити розвиток економіки, залучення іноземних інвесторів, гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС, розквіт середнього та малого бізнесу.

Судова практика

Цікавим є той факт, що суди апеляційної та касаційної інстанцій у своїх рішеннях схиляються до того, що в Україні діє міжнародний принцип вичерпання прав на знаки для товарів і послуг. Так, у постанові Рівненського апеляційного господарського суду від 2.02.2016 (справа №918/1141/15), залишеній без змін постановою Вищого господарського суду від 12.04.2016, зазначено: «Вибір конкретного принципу вичерпання прав належить до компетенції законодавця і має бути зафіксований у законі». Разом з тим констатовано, що «приписи ч.6 ст.16 закону не пов’язують вичерпання прав власника торговельної марки з уведенням ним (або за його згодою) товару в цивільний обіг виключно на території України».

Отже, введення власником ТМ (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний обіг може бути здійснено й на території іншої держави

(держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). За відсутності територіальних обмежень зазначене дало підстави РАГС твердити про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

Прогалини, які потрібно заповнити

На жаль, українське законодавство не відповідає також і на запитання, що саме вважається «введенням у цивільний обіг». Якщо говорити про товари, вироблені на території іншої держави, то достатньо того, щоб вони були імпортовані чи повинен відбутися перехід права власності на території України?

Загалом убачається, що при вирішенні відповідних питань доцільно було керуватись європейською практикою.

Отже, необхідно уточнити положення ч.6 ст.16 закону «Про охорону прав на знаки для товарів i послуг», насамперед — у частині конкретизації території, на якій товари, позначені торговельною маркою, повинні бути введені в цивільний обіг.

Крім того, має бути визначено поняття «введення в цивільний обіг», а також конкретизовані дії, які слід учинити стосовно товарів, аби вони вважалися введеними в цивільний обіг для цілей здійснення принципу вичерпання прав.

Проте для демократичної країни, яка керується принципами свободи підприємництва, ринкової економіки, євроінтеграції, правами підприємців, вдалим і правильним буде закріплення саме міжнародного режиму вичерпання прав на законодавчому рівні.

Джерело Закон і Бізнес